TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL
JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

EXPEDIENTE N° 5.709

PARTE ACTORA:
sociedad mercantil SANRIO COMPANY LIMITED, constituida conforme a las leyes de Japón, domiciliada en 1-6-1, Osaka, Shinagawa-ku, Tokio, Japón, registrada bajo el número corporativo 0107-01- 003956, con fecha de incorporación el 23 de abril de 1949, ante el Despacho de Asuntos Legales que es parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de Japón.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA:
JOSÉ PEDRO BARNOLA QUINTERO, CECILIA ACOSTA MAYORAL, CARLOS DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, MANUELA TOMASELLI MOCCIA, MAURICIO IZAGUIRRE LUJÁN y JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ, abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 1.085, 26.422, 31.491, 66.500, 68.361 y 78.339 respectivamente.
PARTE DEMANDADA:
COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2004 C.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el tomo 445-A-VII, número 5, expediente número 026204.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA:
RAÚL M. RAMÍREZ SENIA, TEODORO ITRIAGO y SORBEY GONZÁLEZ, abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 67.032, 74.647 y104.877 respectivamente.
MOTIVO: APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EL 9 DE OCTUBRE DE 2007 POR EL JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

Cumplido el trámite administrativo de sorteo de expedientes, correspondió a esta superioridad conocer de la presente causa a los fines de decidir el recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de marzo de 2008 por la abogada SORBEY GONZÁLEZ en su carácter de apoderada judicial de la demandada, contra la decisión dictada el 9 de octubre de 2007 por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en los términos posteriormente transcritos.
El recurso fue oído libremente por auto de 10 de marzo de 2008, disponiéndose la remisión del expediente al Juzgado Superior Distribuidor de turno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de la resolución de dicha impugnación.
El 24 de marzo de 2008 se recibió por secretaría el expediente, dándosele entrada en fecha 26 de marzo del año en curso. Una vez subsanada la falta de instancia, mediante auto de 9 de abril de 2008 se fijó el vigésimo día de despacho siguiente para la presentación de informes, los cuales fueron consignados el 16 de junio de este mismo año por el abogado MAURICIO IZAGUIRRE LUJÁN en su condición de co-apoderado judicial de la parte actora, constantes de catorce folios.
En fechas 18 y 20 de junio de 2008, la profesional jurídica SORBEY GONZÁLEZ MURILLO presentó escritos de argumentaciones, el primero en treinta y tres folios y el segundo en treinta y cuatro folios, este último acompañado de un anexo, consistente en copia de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 18 de febrero de 2008, en el juicio seguido por Sanrio Company Limited contra Comercial Risas y Fiestas 2003 C.A.
El 27 de junio de 2008, la co-apoderada judicial de la parte demandada SORBEY GONZÁLEZ consignó escrito de observaciones, constante de siete folios; lo propio hizo el profesional del derecho MAURICIO IZAGUIRRE en su condición de apoderado judicial de la parte actora, el 9 de julio del año en curso, en seis folios.
Por auto de 11 de julio de 2008 se dijo “VISTOS”, acordándose proferir el fallo dentro de los sesenta días consecutivos siguientes.
Estando dentro del mencionado lapso, tomando en consideración que desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre del año en curso, ambas fechas inclusive, tuvo lugar el receso judicial, período en el cual no corrió lapso procesal alguno según Resolución N° 2008-0024 de fecha 23 de julio retropróximo, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el tribunal lo hace con arreglo a la narración y razonamientos expresados seguidamente:
I
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

El proceso se inició en virtud de demanda introducida el 24 de mayo de 2005 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en funciones de distribución para ese entonces, por la abogada CECILIA ACOSTA MAYORAL, en su calidad de apoderada judicial de la sociedad mercantil SANRIO COMPANY LIMITED, contra la empresa COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2004. C.A.
Los hechos relevantes expuestos por la citada apoderada judicial como fundamento de la acción ejercida, son los siguientes:
1.- Que en fecha 18 de mayo de 2005, en nombre y representación de su mandante y de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a quien le correspondió conocer de la solicitud de protección marcaria, pudo constatar a través de la práctica de inspección judicial, con base a los Certificados de Registros anexos y con el asesoramiento de un experto en diseño gráfico y con experiencia marcaria, la existencia, venta y distribución de productos, tales como papelería, juguetería, tarjetería, quincallería, entre otros, que infringieran las marcas, diseños y etiquetas de “SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, “BAD BADTZ MARU”, “SPOTTIE DOTTIE” y “TUXEDOSAM”, entre otras, propiedad de SANRIO COMPANY LIMITED, comercializadas por el establecimiento comercial que se identifica al público como “COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2004 C.A.”, tal como se evidencia de las actas levantadas al efecto por el tribunal.
2.- Que en virtud de ello, el Tribunal Vigésimo de Municipio, al momento de la práctica de la inspección judicial en la referida empresa, requirió al encargado o responsable de dicho establecimiento comercial la exhibición de cualquier autorización o licencia para realizar dicha actividad comercial, de las que se derive la legalidad del uso de la marca, diseño y etiqueta de las marcas “SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, “BAD BADTZ MARU”, “SPOTTIE DOTTIE” y “TUXEDOSAM”, entre otras, propiedad de SANRIO COMPANY LIMITED, sin que se presentase en dicha oportunidad ni en alguna posterior, licencia o autorización que le permitiese realizar tal explotación, confesión ésta –agrega- “que opongo a favor de mi representada y que ratifica, una vez más, la violación de sus derechos de propiedad industrial”.
3.- Que al constatarse la presunción grave del derecho reclamado por su representada, el Juez Vigésimo de Municipio, a petición de parte, decretó y practicó medida de secuestro de todos los productos que constituyen violación del derecho de explotación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que rige la materia.
4.- Que la prueba de inspección judicial solicitada por su mandante así como la medida se secuestro practicada por el mencionado tribunal de municipio, se efectuaron dentro del marco legal establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contiene el régimen común sobre propiedad industrial, así como en base al artículo 33, ordinales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial y de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
5.- Que quedó establecido por la Decisión 486, por nuestra legislación y por la doctrina más calificada, que el juez de municipio actuó dentro del procedimiento instructorio, habiendo recabado la prueba fundamental de la presente demanda, por haberse comprobado anticipadamente la existencia de la violación del derecho marcario propiedad de SANRIO COMPANY LIMITED.
6.- Que a través de los certificados de registro, que en copia certificada anexó a la solicitud de práctica de inspección judicial y medida cautelar presentada ante el Juzgado de Municipio, los cuales ratificó; resultó “plenamente demostrada” la presunción grave del derecho reclamado por “SANRIO COMPANY LIMITED”.
7.- Que “SANRIO COMPANY LIMITED” es la titular y única propietaria de las marcas “SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, “BAD BADTZ-MARU”, “SPOTTIE DOTTIE” y “TUXEDOSAM” y sus respectivas etiquetas, según se desprende de copias certificadas que anexó a la solicitud de protección marcaria anticipada y que ratificó y detalló de la siguiente manera:
Certificado de Registro N° 97.994-F de fecha 4 de agosto de 1981, de la marca comercial “HELLO KITTY”, en Clase 22, que distingue juguetes, artículos de deporte y de juego.
Certificado de Registro N° 97.995-F de fecha 4 de agosto de 1981, de la marca comercial “HELLO KITTY”, en Clase 37, que distingue papel, artículos de escritorio y libros en blanco.
Certificado de Registro N° 97.996-F de fecha 4 de agosto de 1981, de la marca comercial “HELLO KITTY”, en Clase 38, que distingue los libros y publicaciones de todo género.
Certificado de Registro N° 97.997-F de fecha 4 de agosto de 1981, de la marca comercial “HELLO KITTY”, en Clase 39, que distingue artículos de vestir, sombreros y calzado.
Certificado de Registro N° 97.998-F de fecha 4 de agosto de 1981, de la marca comercial “HELLO KITTY”, en Clase 40, que distingue botones, quincallería, artículos de propaganda comercial que no sean publicaciones.
Certificado de Registro N° 99.378-F de fecha 22 de marzo de 1982, de la marca comercial “HELLO KITTY”, en Clase 37, que distingue papel (excepto tapicería), artículos de escritorio y libros en blanco.
Certificado de Registro N° 99.376-F de fecha 22 de marzo de 1982, de la marca comercial “HELLO KITTY”, en Clase 38, para distinguir libros y publicaciones de todo género.
Certificado de Registro N° 99.373-F de fecha 22 de marzo de 1982, de la marca comercial “HELLO KITTY”, en Clase 22, para distinguir juguetes.
Certificado de Registro N° 99.688-F de fecha 11 de marzo de 1982, de la marca comercial “HELLO KITTY”, en Clase 6, que distingues sustancias químicas, preparaciones farmacéuticas, perfumería.
Certificado de Registro N° 99.385-F de fecha 22 de marzo de 1982, de la marca comercial “HELLO KITTY”, en Clase 30, que distingue artículos de barro, loza y porcelana.
Certificado de Registro N° 99.386-F de fecha 22 de marzo de 1982, de la marca comercial “HELLO KITTY”, en Clase 32, para distinguir muebles y tapicería.
Certificado de Registro N° 99.387-F de fecha 22 de marzo de 1982, de la marca comercial “HELLO KITTY”, En Clase 40, que distingue botones, quincallería, artículos de propaganda comercial que no sean publicaciones.
Certificado de Registro N° 99.141-F de fecha 29 de enero de 1982, de la marca comercial y diseño “SANRIO”, en Clase 22, para distinguir juguetes, artículos de deporte y de juego.
Certificado de Registro N° 99.143-F de fecha 29 de enero de 1982, de la marca comercial y diseño “SANRIO”, en Clase 37, para distinguir papel, artículos de escritorio y libros en blanco.
Certificado de Registro N° 99.154-F de fecha 2 de febrero de 1982, de la marca comercial “SANRIO”, en Clase 40, para distinguir Botones, quincallería, artículos de propaganda comercial que no sean publicaciones.
Certificado de Registro N° 99.170-F de fecha 2 de febrero de 1982, de la marca comercial “SANRIO”, en Clase 37, para distinguir Papel, artículos de escritorio y libros en blanco.
Certificado de Registro N° 99.163-F de fecha 2 de febrero de 1982, de la marca comercial “SANRIO”, en Clase 30, para distinguir artículos de barro, loza y porcelana.
Certificado de Registro N° 99.372-F de fecha 22 de marzo de 1982, de la marca comercial “SANRIO”, en Clase 22, para distinguir juguetes.
Certificado de Registro N° 99.687-F de fecha 11 de mayo de 1982, de la marca comercial “SANRIO”, en Clase 40, para distinguir botones, quincallería, artículos de propaganda comercial que no sean publicaciones.
Solicitud de Registro N° 99-003899 de fecha 12 de marzo de 1999 de la marca de producto y etiqueta “BAD BADZT-MARU”, en Clase 25 Internacional, para distinguir vestidos, calzado, sombrerería, otorgada mediante Resolución N° 1343 de fecha 20 de julio de 2000, publicada en el Boletín de la Propiedad industrial N° 441, Tomo II de fecha 17 de agosto de 2000.
Solicitud de Registro N° 22090 de fecha 26 de noviembre de 1996 de la marca “KEROPPI”, en Clase 25 Internacional, para distinguir vestidos, calzado, sombrerería.
Solicitud de Registro N° 11058 de fecha 16 de julio de 1996, de la marca de producto y etiqueta “KEROKEROKEROPPI”, en Clase 16 que distingue papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos e otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; Caracteres de imprenta; Cliches.
Certificado de Registro N° 20.557-D de fecha 12 de mayo de 1986, de la denominación comercial “TUXEDOSAM”, en Clase 50 dc, que distingue una empresa dedicada a la venta, distribución y comercialización de artículos de vestir.
Certificado de Registro N° 121.215 de fecha 08 de mayo de 1986, de la marca “TUXEDOSAM”, en Clase 29, para distinguir escobas, brochas y plumeros.
Solicitud de Registro N° 022089 de fecha 26 de noviembre de 1988 de la marca comercial “SPOTITE DOTTIE”, en Clase Internacional 25, para distinguir vestidos, calzados y sombrerería, otorgada mediante Resolución N° 1343, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 441 de fecha 17-08-00, quedando registrada bajo el N° P-223.083.
8.- Que de los certificados de registro, consignados en su oportunidad, se evidenció claramente que las marcas “SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, “BAD BADTZ MARU”, “SPOTTIE DOTTIE” y “TUXEDOSAM”, entre otras, se encuentran registradas desde varias décadas en nuestro país, siendo desde sus orígenes, marcas notoriamente conocidas tanto a nivel nacional como internacional, notoriedad igualmente demostrada según catálogo que también anexó a la solicitud previa, del que se desprende que la creación de los personajes HELLO KITTY, TUXEDOSAN, KEROPPI y BAD BADTZ MARU, data de los años 1974, 1978, 1987, y 1993 respectivamente.
9.- Que todo lo anterior, con toda seguridad no escapa a la demandada, quien se aprovechó de la fama y notoriedad de las referidas marcas, para utilizarlas en el mercado nacional, con el único objetivo de confundir y engañar al público consumidor, así como aprovecharse del prestigio que ha logrado imprimir su mandante a todos y cada uno de los personajes amparados por las indicadas marcas propiedad de su representada, identificados en el comercio infractor con el mismo nombre y diseño de HELLO KITTY, TUXEDOSAN, KEROPPI y BAD BADTZ MARU, entre otros.
10.- Que así se evidencia la mala fe de la demandada “Comercial Risas y Fiestas 2004 C.A.”, en querer usufructuar del diseño y etiqueta de marcas notorias idénticas gráfica y fonéticamente a la de su mandante, a través de la comercialización de productos infractores, que identifican los mismos nombres y diseños de HELLO KITTY, TUXEDOSAN, KEROPPI y BAD BADTZ MARU, entre otros, con el único fin de aprovecharse de la fama, calidad y distintividad de las marcas propiedad de su representada.
El petitum de la demanda está concebido así:
“Con fundamento en los hechos señalados y argumentos legales esgrimidos a lo largo de este libelo, con base a la violación de las disposiciones legales indicadas, ocurro ante su competente autoridad para demandar, como en efecto formalmente demando a la sociedad mercantil “Comercial Risas y Fiestas 2004 C.A.” inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado (sic) Miranda, bajo el Tomo 445-A-VII, Número 5, expediente N° 026204, cuyas copias certificadas del documento constitutivo será consignado en su oportunidad, para que convenga o sea condenada a ello por el Tribunal en lo siguiente:
PRIMERO: Que mi representada, “SANRIO COMPANY LIMITED”, es la titular y única propietaria a nivel nacional de las marcas “SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, “BAD BADTZ MARU”, “SPOTTIE DOTTIE” y “TUXEDOSAM”, no sólo por haber registrado dichas marcas en Venezuela, sino por tratarse de marcas notorias y reconocidas a nivel nacional e internacional.
SEGUNDO: Que como consecuencia de ser mi representante la propietaria del diseño marcas “SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, “BAD BADTZ MARU”, “SPOTTIE DOTTIE” y “TUXEDOSAM”, la demandada de be abstenerse de comercializar y/o distinguir producto alguno o cualquier otro servicio ilegítimo distinguido con el diseño y etiqueta de dichas marcas o con cualquier o con cualesquiera marcas o nombres similares o parecidos, propiedad de mi mandante, que induzca a error al público consumidor.
TERCERO: Que como quedó demostrado, se encuentra utilizando ilegalmente las marcas “SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, BAD BADTZ MARU”, SPOTTIE DOTTIE” y “TUXEDOSAM”, en perjuicio directo de mi mandante “SANRIO COMPANY LIMITED”.
CUARTO: Que por su conducta desleal debe pagar la cantidad de DOSCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 200.000.000,oo) por los beneficios obtenidos durante las ventas de productos infractores, sin perjuicio de la cantidad que arrojen las experticias contables.
QUINTO: Que por su conducta ilegal ha causado daños y perjuicios a “SANRIO COMPANY LIMITED” y debe pagar la cantidad de CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 400.000.000oo)
SEXTO: En pagar las costas y los costos del presente juicio…”.

Como fundamentos de derecho invocó lo preceptuado en los artículos 98 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 545 y 546 del Código Civil, así como lo establecido en los artículos 154, 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En fecha 26 de mayo de 2005, la abogada CECILIA ACOSTA MAYORAL consignó los siguientes recaudos:
1.- Documento poder otorgado mediante sustitución a los abogados JOSÉ PEDRO BARNOLA, CECILIA ACOSTA MAYORAL, CARLOS DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, MANUELA TOMASELLI MOCCIA, MAURICIO IZAGUIRRE LUJÁN y JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ por la profesional del derecho MARÍA MILAGROS NEBREDA, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad de comercio “SANRIO COMPANY LIMITED” (folios 36 al 39).
2.- Copias simples de registros números F-97.994, F-97.995, F-97.996, F-97.997, F-97.998, F-99.378, F-99.378, F-99.373, F-99.688, F- 99.385, F-99.386, F-99.387, F-99.155 de la nomenclatura interna del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Industrial, de la marca comercial “HELLO KITTY” (folios 43 al 85).
3.- Copias simples de registros números F-99.141, F-99.143, F- 99.154, F 99.170, F-99.163, F-99.372, F-99.687, de la nomenclatura interna del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Industrial, de la marca comercial “SANRIO” (folios 86 al 109).
4.- Copias simples de registros números D-20.557 y F-121.215, de la nomenclatura interna del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Industrial, de la marca comercial “TUXEDOSAM” (folios 110 al 115).
5.- Copia simple de registro número P-223.295, de la nomenclatura interna del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Industrial, de la marca comercial “BAD BADTZ-MARU” (folios 116 al 118).
6.- Copia simple de la solicitud de registro de inscripción de la marca comercial “KEROPPI” (folios 119 al 125).
7.- Copia simple de documento denominado “catálogo de los diseños” (folios 126 al 143).
8.- Cartel de prensa publicado en el diario El Nacional de fecha 12 de mayo de 2005 (folios 144 y 145).
9.- Expediente signado bajo el número S-223-05 de la nomenclatura interna del Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo de la solicitud de protección cautelar marcaria (folios 146 al 370).
Por auto de 27 de mayo de 2005, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda cuanto ha lugar en derecho, por no ser la misma contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.
Cumplidas las formalidades de citación, mediante escrito sin fecha que cursa a los folios 434 al 443, el ciudadano ELIAS ABINEHME FAKHRI en su carácter de gerente de mercadeo de la compañía “Comercial Risas y Fiestas 2004 C.A.”, asistido de abogado, opuso las cuestiones previas contenidas en los ordinales 3° y 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; las cuales fueron contradichas el 26 de octubre de 2005 por la representación judicial de la parte actora. El 11 de noviembre de 2005, el apoderado judicial de la parte demandada consignó escrito de pruebas en virtud de la incidencia.
En fecha 18 de noviembre de 2005, el a quo decidió, declarando con lugar las cuestiones previas contenidas en los ordinales 3° y 6° opuestas por la representación judicial de la parte demandada; condenó en costas a la parte actora por haber resultado totalmente vencida en dicha incidencia y ordenó la notificación de las partes por cuanto la decisión había sido dictada fuera de lapso.
Mediante diligencia de 21 de noviembre de 2005, la abogada SORBEY GONZÁLEZ solicitó al tribunal le expidiera copia certificada de la decisión dictada de 18 del mismo mes y año, de la misma manera pidió la aclaratoria de dicho fallo, en virtud de que no era necesaria la notificación de las partes por cuanto la misma había salido dentro del lapso legal correspondiente.
Por auto fechado el 12 de enero de 2006, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, procedió a aclarar el punto TERCERO de la decisión de fecha 18 de noviembre de 2005, indicando: “Por cuanto la presente decisión se encuentra dentro del lapso legal correspondiente se hace innecesaria loa (sic) notificación de las partes, y ASI (sic) SE DECLARA.-”.
El 18 de enero de 2006, la representación judicial de la parte actora consignó escrito de subsanación de las cuestiones previas, constante de diecisiete folios, acompañado de dos anexos. En esa misma fecha los abogados en ejercicio CECILIA ACOSTA MAYORAL y MAURICIO ANTONIO IZAGUIRRE LUJÁN apelaron del auto de fecha 12 de enero de 2006, por considerar que la aclaratoria dictada por el juzgado de cognición era extemporánea, “nula e inexistente”.
En fecha 31 de enero de 2006, los abogados CECILIA ACOSTA MAYORAL y MAURICIO ANTONIO IZAGUIRRE LUJÁN consignaron nuevamente escrito de subsanación de las cuestiones previas, constante de dieciséis folios, acompañado de un anexo consistente en copia simple de comentario del artículo 252 el Código de Procedimiento Civil (folios 598 y 599).
Mediante diligencia de 3 de febrero de 2006, el profesional jurídico RAÚL RAMÍREZ SENIA, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, señaló que la subsanación de las cuestiones previas por parte la representación actora estaba mal formulada y solicitó que así fuese declarado.
En fecha 7 de febrero de 2006, los abogados CECILIA ACOSTA MAYORAL y MAURICIO IZAGUIRRE LUJÁN, solicitaron que se consideraran como subsanadas las cuestiones previas y se entrara al fondo del asunto.
En fechas 7 y 13 de febrero de 2006, los co-apoderados judiciales de la demandada consignaron escritos de “CONTESTACIÓN DE FONDO”, constantes de catorce y dieciocho folios respectivamente.
El 16 de febrero de 2006, los apoderados actores consignaron escrito de alegatos, solicitando que la impugnación y desconocimiento de la documental privada hecha en el escrito “CONTESTACIÓN DE FONDO” sea desechada y/o declarada improcedente.
En fechas 8 y 15 de marzo de 2006, la abogada SORBEY GONZÁLEZ señaló que consignaba escritos de promoción de pruebas, constantes de ocho y seis folios respectivamente, aunque tales escritos no constan en autos.
Por auto de 31 de marzo de 2006, el juzgado de mérito declaró insuficiente la subsanación hecha por la parte actora en relación con la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y por ende declaró extinguido el proceso, produciéndose el efecto señalado en el artículo 271 de la norma adjetiva.
En fecha 3 de abril de 2006, el abogado RAÚL RAMÍREZ, vista la decisión de fecha 31 de marzo de 2006 que declaró extinguido el proceso, solicitó que se decretara también el levantamiento de las medidas dictadas y ejecutadas contra su representada.
En esa misma fecha, el abogado MAURICIO IZAGUIRRE apeló del fallo antes mencionado. El 5 de abril de 2006, el prenombrado abogado ratificó la apelación.
Mediante auto fechado el 20 de abril de 2006, el a quo dispuso no escuchar la apelación, fundamentándose en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de 12 de mayo de 2006, el tribunal a quo reformó parcialmente el auto de 20 de abril de 2006, y en consecuencia, en virtud de la extinción del proceso, oyó en ambos efectos la apelación planteada por el abogado MAURICIO IZAGUIRRE.
Una vez cumplidos los trámites procesales ante el tribunal de alzada, en fecha 6 de octubre de 2006 el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia, declarando con lugar la apelación intentada por la parte actora, ordenando proseguir el curso de la causa.
El 30 de marzo de 2007, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial le dio entrada al expediente.
El 10 de abril de 2007, la representación actora recusó a la Juez Cuarta abogada Lisbeth Segovia Pettit, por haber manifestado su opinión sobre lo principal del pleito antes de la sentencia correspondiente. El 17 de abril de 2007, la juez recusada presentó informe de recusación.
El 9 de mayo de 2007, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, acordó remitir el expediente y las copias certificadas a los juzgados distribuidores correspondientes.
Consta al vuelto del folio 155 de la segunda pieza, que el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, recibió por archivo el expediente el 5 de junio de 2007.
El 11 de junio de 2007, el abogado MAURICIO IZAGUIRRE solicitó que se decretara la confesión de la parte demandada de conformidad con el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.
El 12 de junio de 2007, la juez Angelina García se abocó al conocimiento de la causa, ordenó darle entrada al expediente y anotarlo en los libros correspondientes.
En fecha 14 de junio de 2007, el abogado TEODORO ITRIAGO consignó escrito en el cual arguyó, entre otras cosas, lo siguiente:
1.- Que la presente causa se encontraba en etapa de contestación de demanda-
2.- Que en fecha 10 de abril de 2007, la representación judicial de la parte actora recusó a la titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción, por lo que el tribunal debió desprenderse de la causa y en consecuencia se paralizaba el cómputo de los lapsos respectivos, por la suspensión interina propia de la incidencia de recusación.
3.- Que es evidente que una vez que el juez de un tribunal es recusado, pierde competencia subjetiva para conocer del asunto y como consecuencia de ello, no puede celebrarse ningún acto ante su autoridad, y por simple seguridad jurídica se detiene el cómputo de los lapsos respectivos hasta tanto el expediente sea recibido por el tribunal sustituto.
Por lo anteriormente expuesto, solicitó al tribunal se sirviera desestimar la temeraria solicitud de confesión ficta realizada por la representación judicial de la parte actora. Ese mismo día el profesional jurídico TEODORO ITRIAGO GIMÉNEZ contestó la demanda, lo cual hizo en los siguientes términos:
1.- La negó, rechazó y contradijo, en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en cuanto al derecho.
2.- De conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 de Código de Procedimiento Civil, impugnó y desconoció los documentos que en copia simple acompañó la actora al escrito de demanda marcados “B” a la “Z”, “los cuales supuestamente” están referidos a presuntos registros de las marcas “Hello Kitty”, “Sanrio Tuxedo san”, Bad Badzt-Maru”, “Keroppi” y “Kerokerokeroppi”, solicitando que no eran más que copias simples de documentos privados y por lo tanto no debían ser valorados en la presente causa.
3.- De conformidad con lo preceptuado en los artículos 429 y 444 de Código de Procedimiento Civil, impugnó y desconoció la documental que marcada “1” se acompañó al libelo, la cual está referida a un “supuesto catálogo de diseños”, que no era más que copia simple de un documento privado emanado de su promovente, no extendido en idioma castellano y ni siquiera está debidamente traducido por intérprete público, por lo que no debía ser valorado.
4.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 y 432 de Código de Procedimiento Civil, impugnó y desconoció la documental que marcada “2” fue consignada junto con el libelo de demanda, por ser una documental privada emanada de la parte actora, por lo que no puede valerse de ella para probar nada que le favorezca, además de no cumplir con los requisitos del artículo 432 eiusdem, por lo que debía ser desechada.
5.- A tenor de lo previsto en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil impugnó la estimación de la cuantía por considerarla exagerada, así como por no tener elementos técnicos para establecer la misma.
6.- Negó, rechazó y contradijo el hecho expresado por la parte actora de que su representada haya actuado en algún momento en actividad ilícita alguna de comercialización, sea de marcas, de productos, en tráfico o comercialización de imágenes, y/o de derechos, sean éstos de autor, o derechos industriales, de cualquier empresa, o que estén a nombre de cualquier empresa sin autorización previa.
7.- Por todo lo expuesto solicitó que se declarara sin lugar la demanda que por daños y perjuicios interpuso la compañía SANRIO COMPANY LIMITED en contra de su representada COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2004 C.A., y que en razón de la declaratoria sin lugar de la referida demanda, fueran levantadas las medidas cautelares decretadas, siendo que las mismas son accesorias a la demanda principal.
En fecha 20 de junio de 2007, los abogados CECILIA ACOSTA MAYORAL y MAURICIO IZAGUIRRE, actuando en su condición de co-apoderados de la parte actora, consignaron escrito constante de 9 folios, acompañado de 3 anexos, a saber: a) cómputo emitido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial; b)copia simple del fallo del Juzgado Superior Primero que declaró con lugar la recusación interpuesta por MAURICIO IZAGUIRRE contra la jueza del prenombrado Juzgado Cuarto; c)copias certificadas del expediente signado con el número 18.167, contentivo del juicio seguido por la sociedad mercantil SANRIO COMPANY LIMITED contra COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2003, por uso ilegal de marca, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo; y d) copias simples del Código de Procedimiento Civil comentado, cursantes a los folios 224 y 225; insistiendo en que la demandada incurrió en confesión ficta.
Mediante diligencia fechada el 20 de junio de 2007, el co-apoderado actor MAURICIO IZAGUIRRE consignó, constante de veintiocho folios, copia simple de decisión emitida por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14 de noviembre de 2006, de donde se desprende, dice, que “la recusación no suspende la causa en ocasión a la inmutabilidad del proceso”; de igual modo consignó sentencia de 5 de agosto de 2005 proferida por la mencionada Sala, donde expresa que “tampoco se produce la suspensión del procedimiento a tenor de lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil”, constante de diez folios.
El 25 de junio de 2007, el abogado TEODORO ITRIAGO consignó escrito de alegaciones constante de 21 folios, reiterando que no se encuentran en el supuesto de confesión ficta.
El 9 de octubre de 2007, el a quo dictó la recurrida, cuyo dispositivo textualmente reza:
“…En fuerza de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas exhaustivamente, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: CON LUGAR la acción interpuesta por la empresa SANRIO COMPANY LIMITED, registrada ante el Registro Comercial japonés bajo el número 0107 01 – 003956, constituida conforme a las leyes de Japón, domiciliada en 1-6-1, Osaka, Shingawa-Ku, Tokio, por Uso indebido de marcas y daños y perjuicios en contra de la empresa COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2.004, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado (sic) Miranda en fecha 06 de septiembre de 2004, bajo el N° 5, Tomo 445-A-VII.
SEGUNDO: Que por cuanto Sanrio Company Limited es la propietaria de las marcas “SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, “BAD BADTZ-MARU”, “SPOTTIE DOTTIE” y “TUXEDOSAM”, la sociedad mercantil COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2.004, C.A., debe abstenerse de comercializar y/o distinguir productos o servicios ilegítimos distinguidos con el diseño y etiqueta de dichas marcas o cualquier otro diseño distinguido similar o parecido a los que son propiedad de Sanrio Company Limited, que induzcan a error.
TERCERO: Que COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2.004, C.A. ocasionó un perjuicio a Sanrio Company Limited, derivado del uso ilegal de las marcas “SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, BAD BADTZ-MARU”, (sic) SPOTTIE DOTTIE” (sic) y “TUXEDOSAM”.
CUARTO: Que la demandada COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2.004, C.A. queda condenada a pagar DOSCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 200.000.000,oo) a Sanrio Company Limited, por los beneficios económicos obtenidos por la ventas (sic) de los productos no originales.
QUINTO: Que por haber dejado a Sanrio Company Limited, sin percibir ganancias en la comercialización de productos no autorizados por esta, la demandada COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2.004, C.A. queda condenada a pagarle CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 400.000.000,oo) por concepto de los Daños y Perjuicios sufridos y por desprestigiar las marcas “SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, “BAD BADTZ-MARU”, “SPOTTIE DOTTIE” y “TUXEDOSAM”.
SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2.004, C.A. por haber resultado totalmente vencida.
SÉPTIMO: se acuerda la solicitud de ajuste de inflación presentada por la parte actora a Sandio (sic) Company Limited, designándose expertos para que se realicen experticia sobre el monto de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 600.000.000,oo), el cual constituye la suma de los montos demandados y fijen como fecha de inicio el mes de la admisión de la presente demanda, hasta la fecha en que rindan el respectivo informe…”.

En virtud de la apelación realizada por la co-apoderada de la parte demandada SORBEY GONZÁLEZ, corresponde a este ad quem pronunciarse sobre la impugnación del valor de la demanda y también acerca de todo lo juzgado en sede de primera instancia.
Lo anterior constituye, en opinión de quien decide, un resumen claro, preciso y relativamente sumario de la forma en que quedó planteada la controversia.
II
MOTIVOS PARA DECIDIR
PRIMERO.- La actora estimó la demanda en la cantidad de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 600.000.000,oo). Por su lado, los apoderados de la parte accionada al contestar la demanda impugnaron dicha estimación de conformidad con el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que la misma era exagerada y que no tenía elementos técnicos para fijar dicha cantidad, procediendo a estimarla en la cantidad de DOSCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.200.000.000,oo).
En relación con esta contradicción nada dijo el juzgador de primer grado. Tal silencio configura el vicio de incongruencia negativa, según lo establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 24 de febrero de 2000, expediente N° 99-625, con ponencia del Magistrado Franklin Arriechi, en los siguientes términos:
“…Tal como se dejó establecido en el punto previo de este fallo, en la sentencia recurrida se omitió el pronunciamiento respecto de la cuantía definitiva del presente proceso por resolución de contrato, no obstante, como se dijo precedentemente, esto fue un aspecto controvertido del juicio. En consecuencia, el fallo así proferido adolece del vicio de incongruencia negativa o citrapetita que resulta del no pronunciamiento por parte del juez, sobre aquellos elementos de hecho que materialmente forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanó la pretensión y la contradicción, lo cual apareja, por vía de consecuencia, quebrantamiento del artículo 26 de la Constitución de la República. Por tanto, la Sala declara, de oficio, la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, por no contener decisión conforme a lo alegado por las partes respecto de la cuantía, a lo que estaba obligado el juez según la previsión legal contenida en el artículo 38, primer aparte de la misma ley procesal. Así se decide…”.

Así las cosas, en armonía con lo preceptuado en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, este juzgador declara la nulidad del fallo recurrido, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 209 eiusdem, asume la plena jurisdicción a los fines de pronunciarse sobre el valor de la demanda.
Para decidir, se observa:
Dispone el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, lo que a continuación sigue:
“Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará.
El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez decidirá sobre la estimación en capítulo previo a la sentencia definitiva.
Cuando por virtud de la determinación que haga el Juez en la sentencia, la causa resulte por su cuantía de la competencia de un Tribunal distinto, será éste quien resolverá sobre el fondo de la demanda, y no será motivo de reposición la incompetencia sobrevenida del Juez ante quien se propuso la demanda originalmente”.
En el presente asunto, se trata del ejercicio de una acción de daños y perjuicios estimada en la cantidad de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 600.000.000,oo). Ahora bien, pese a que dicha estimación fue impugnada, la parte demandada no probó a su vez que el valor dado por ella se ciñese a la realidad de la pretensión, por lo tanto resulta forzoso para este juzgador, a tenor de lo pautado en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, declarar firme la estimación hecha por la actora en su libelo de demanda. Así se deja establecido.-
SEGUNDO.-Las partes discuten arduamente acerca de si la contestación de la demanda fue dada oportunamente o no, asunto resuelto por el a quo en el primer sentido, al conceptuar que dicha contestación tuvo lugar fuera del lapso legal, declarando consiguientemente con lugar la demanda una vez que estimó acreditados los extremos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil; por tanto, antes de continuar se torna imperioso decidir al respecto, a cuyo fin, se observa:
Como quedó expresado en el segmento narrativo de esta sentencia, la demandada opuso las cuestiones previas de los ordinales 3° y 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Las mismas fueron resueltas por el tribunal de primer grado en fecha 18 de noviembre de 2005 (folios 525 al 536 de la primera pieza), declarándolas con lugar, ordenando al propio tiempo notificar a las partes. En razón de esta declaratoria los apoderados accionantes procedieron en fecha 18 de enero de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 354 eiusdem, a subsanar los defectos u omisiones señalados por el a quo (folios 548 al 564 de la primera pieza); no obstante, esa orden de notificación luego fue dejada sin efecto por auto de 12 de enero de 2006, al determinar el juzgado de la causa que la sentencia que decidió las cuestiones previas había sido publicada dentro del plazo legal y que por ende se hacía innecesaria la notificación de las partes (folio 546 de la primera pieza), lo que motivó que en fecha 31 de enero de 2006 dichos apoderados consignaran nuevo escrito de subsanación (folios 600 al 616 de la primera pieza). Así las cosas, el 13 de febrero de 2006 los apoderados de la demandada consignaron escrito de contestación de fondo (folios 684 al 701 de la primera pieza), no sin antes alegar que la subsanación estuvo mal formulada, solicitando que así fuera declarado.
En fecha 31 de marzo de 2006, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial juzgó que la cuestión previa del ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil fue suficientemente subsanada y que la prevista en el ordinal 6° de dicho dispositivo “no fue subsanada tal y como debió efectuarse”, y consecuente con ello declaró extinguido el proceso, produciéndose, agregó, el efecto señalado en el artículo 271 eiusdem (folios 709 al 714 de la primera pieza). Apelado este pronunciamiento por uno de los apoderados actores, en fecha 6 de octubre de 2006 el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, conociendo como alzada, precisó que la cuestión de defecto de forma había quedado satisfactoriamente subsanada, por lo que revocó el fallo de 31 de marzo de 2006 (folios 98 al 105 de la segunda pieza), que había declarado insuficiente la subsanación de la parte accionante con relación a la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, fallo del superior éste que quedó firme al declararse sin lugar el recurso de hecho contra el auto de 16 de noviembre de 2006, denegatorio del recurso de casación anunciado contra la prementada sentencia del 6 de octubre de 2006, ordenando la Sala de Casación Civil remitir el expediente al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, donde fue recibido por archivo el 28 de marzo de 2007. Por auto de 30 de marzo del mismo año la juez titular de dicho tribunal le dio entrada y se abocó al conocimiento de la causa. Siendo así, es evidente que los cinco días previstos en el Código de Procedimiento Civil para contestar la demanda comenzaron a correr a partir del abocamiento de la juez, exclusive, como lo ha decidido la Sala de Casación Civil (ver, entre otras, sentencia de fecha 24 de septiembre de 2003, H.A. Zakhia contra Inmobiliaria Loma Linda Country Club C.A).
En el caso de especie, sucedió que el día 10 de abril de 2007 el abogado MAURICIO ANTONIO IZAGUIRRE LUJÁN, en representación de SANRIO COMPANY LIMITED, recusó a la jueza LISBETH SEGOVIA PETIT, de conformidad con lo previsto en el artículo 82, ordinal 15° del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en su concepto había emitido opinión sobre lo principal del pleito, antes de la sentencia correspondiente, lo cual fue refutado por la recusada en fecha 17 de abril de 2007, ordenando simultáneamente remitir copia certificada del acta respectiva al Juzgado Superior Distribuidor de turno y al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial el expediente.
Consta de las actas procesales la distribución del expediente al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; igualmente, que fue el 12 de junio de 2007 cuando la juez titular de ese despacho tomó nota de la llegada del expediente y se abocó al conocimiento de la causa, ante el cual, en fecha 14 de junio de 2007 (folios 166 al 187 de la segunda pieza), el abogado TEODORO ITRIAGO JIMÉNEZ, en su calidad de apoderado judicial de la demandada, contestó al fondo, en los términos relatados precedentemente.
Para los apoderados de la accionante tal contestación se verificó fuera del lapso de los cinco días de despacho previstos legalmente para ello, en virtud de que desde su punto de vista, la recusación no suspendía el curso de la causa, según lo contemplado en los artículos 93 y 97 del Código de Procedimiento Civil, de donde deducen que la contestación debió darse ante el propio Tribunal Cuarto de Primera Instancia, dentro de los cinco días contados a partir del abocamiento de la Dra. LISBETH SEGOVIA, esto es, a partir del 30 de marzo de 2007, los cuales vencieron, en su opinión, el 17 de abril de 2007, según computó acompañado al efecto, cursante al folio 199 de la segunda pieza.
Para decidir, se observa:
Los artículos 93 y 97 del Código de Procedimiento Civil se expresan de esta forma:
“Artículo 93. Ni la recusación ni la recusación detendrán el curso de la causa, cuyo conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia, a otro Tribunal de la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de éste, a quien deba suplirlo conforme a la Ley. Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el sustituto continuará conociendo del proceso, y en caso contrario, pasará los autos al inhibido o al recusado”.

“Artículo 97. El día siguiente a aquél en que se reciban los autos por el Tribunal que haya de seguir conociendo, continuará la causa su curso en el estado en que se encuentre, sin necesidad de providencia”.

La primera de dichas reglas dispone ciertamente que ni la recusación ni la inhibición detienen el curso de la causa, pero tal previsión de no interrupción del curso del procedimiento obviamente debe entenderse en el sentido de que es deber del juez pasar inmediatamente el expediente, mientras se decide la incidencia, a otro tribunal de la misma categoría, ante el cual continuará el procedimiento al día siguiente a aquél en que se reciban los autos, sin necesidad de providencia alguna, es decir, que de cumplirse a cabalidad el mandato de la norma, en verdad no habría espacio para detener el curso de la causa, “salvo en el breve interregno de pase de los autos al sustituto interino”, como lo expresa uno de los fallos consignados por los apoderados actores con su escrito de 20 de junio de 2007; empero, como éstos lo admiten, no fue sino el 9 de mayo de 2007 cuando el Tribunal Cuarto de Primera Instancia libró oficio al juzgado de turno para la distribución del expediente, “pero no se remite físicamente el mismo sino hasta el 23 de mayo de 2007”, siendo el 12 de junio de 2007 cuando el Juez Duodécimo dictó el auto de abocamiento.
En resumen, una vez abocada la juez LISBETH SEGOVIA (30 de marzo de 2007), comenzó a correr el plazo de cinco días para contestar, transcurriendo en el Juzgado Cuarto, según el indicado cómputo, los días 3 y 9 de abril, reanudándose el curso del procedimiento ante el Juzgado Duodécimo el día 12 de junio de 2007, por tanto, habiéndose presentado el escrito de contestación el 14 de junio del mismo año, la contestación a la demanda fue manifiestamente oportuna. Así se decide.-
TERCERO.- Despejado que la contestación fue dada tempestivamente, corresponde examinar el mérito de la controversia tomando en cuenta lo alegado en la demanda y su contestación.
Para decidir, se observa:
La razón de pedir de la demandante estriba, por una parte, en que ella es titular de las marcas “SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, “BAD BADTZ MARU”, “SPOTTIE DOTTIE” y “TUXEDOSAM” y sus respectivas etiquetas, “según se desprende de copias certificadas que se anexas (sic) a la solicitud (S-223-05) de protección marcaria anticipada, distribuida al Tribunal Vigésimo de Municipio”, cuyos certificados de registro, clases y objeto que distinguen se indican en el libelo en la forma especificada en la sección descriptiva de este fallo; y por la otra, en que COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2004 C.A. se aprovecha de la fama y notoriedad de las referidas marcas para utilizarlas en el mercado nacional, con el único objetivo de confundir y engañar al consumidor así como de aprovecharse del prestigio que ha logrado imprimir la actora a todos y cada uno de los personajes amparados por las indicadas marcas de su propiedad, identificados en el comercio infractor con el mismo nombre y diseño de “HELLO KITTY”, “BAD BADTZ MARU”, “SPOTTIE DOTTIE” y “KEROPPI”, constatándose, afirma, que COMERCIAL RISAS Y FIESTAS 2004 C.A. vende y distribuye productos no autorizados por SANRIO COMPANY LIMITED, ocasionándole serios daños y perjuicios; todo lo cual fue contradicho por la demandada, por ende correspondía a la actora demostrar los extremos de su acción, puesto que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, a las partes concierne demostrar sus respectivas afirmaciones de hecho.
Desde luego que al propietario de una marca le asiste el derecho de uso, goce y disposición de la misma, con exclusión de las demás personas. En efecto, la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, vigente desde el 1° de diciembre de 2000, establece en sus artículos 155 y 156, lo siguiente:
“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
“Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:
a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables”.
La representación accionante afirma en el libelo que acompañó ab initio “certificación “ad efectum videndi” de Certificados de Registro marcados con las letras que van desde la “B” hasta la “V””, aunque en realidad tales instrumentos están distinguidos o marcados con las letras “B” a la “Z”. Igualmente produjo otros dos recaudos marcados “1” y “2” e inspección judicial.
En torno a estos documentos, el apoderado de la demandada expresó en el capítulo III de su escrito de contestación de fecha 14 de junio de 2007, lo siguiente:
“…De conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, Impugno y Desconozco, las documentales que en copia simple fueran acompañadas al escrito de demanda marcadas como anexos “B” a la “Z”, los cuales supuestamente están referidos a presuntos registros de las marcas “Hello Kitty”, Sanrio Tuxedo san”, Bad Badzt-Maru”, Keroppi” y “Kerokerokeroppi”, los cuales no son más que, copias simples de documentos privados y por lo tanto no deben ser valorados en la presente causa…”.

Como puede apreciarse, las partes mantienen pareceres distintos en cuanto al carácter de dichos recaudos; pues, mientras para los apoderados accionantes se trata de copias certificadas, para el apoderado de la demandada los mismos son apenas “copias simples de documentos privados”, por tanto resulta de capital importancia esclarecer, a los fines de establecer el mérito de los referidos instrumentos, si estamos en presencia de una reproducción debidamente certificada, que por lo mismo haga fe de la exactitud y autenticidad de las copias impugnadas por la demandada.
Para decidir, se observa:
Las reproducciones de los registros de las marcas mencionadas cursan en autos por partida doble (folios 40 al 125 y 166 al 231, todos de la primera pieza); sin embargo, en ninguna de ellas aparece la nota original de certificación, suscrita por el funcionario autorizado para darles fe pública, ya que sólo en el documento acompañado a la inspección judicial marcado “1” (folios 252 al 269 de la primera pieza), aparece estampada la rubrica original del secretario del Juzgado Vigésimo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, precedida de las siguientes menciones: “El secretario acc certifica que fueron presentados originales a los efectus videndi. Caracas 17 de mayo de 2005”. A criterio de quien decide, esta nota se refiere únicamente al documento sobre el cual aparece escriturada, ya que no existe ningún elemento de juicio que permita relacionarla con las copias que forman los folios 166 al 231 de la primera pieza y así se deja establecido. En todo caso, aun cuando esa nota de certificación (la estampada al dorso del documento marcado “1”) se refiriera a todas las copias que materialmente la anteceden, lo cierto es que no consta que la misma haya sido autorizada por el Juez Vigésimo de Municipio, como lo exige el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, a lo que se agrega la precariedad de la nota, al no indicarse, aunque fuera grosso modo, los originales a los cuales quiso concretarse el secretario. Por lo demás, tratándose de documentos que acreditaban el derecho de propiedad de las marcas, y que es en razón de este derecho marcario que se solicita la tutela judicial, los mismos ostentaban la categoría de fundamentales de la demanda; por consiguiente, debieron estar en el expediente hasta tanto pasara la oportunidad de tacharlos o impugnarlos, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil.
El artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, estipula:
“Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.
Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte.
La parte que quiera servirse de la copia impugnada, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia certificada expedida con anterioridad a aquélla. El cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el Juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere”.
En la situación de autos, repetimos, la parte demandada impugnó las copias de los documentos distinguidos con las letras “B” a la “Z”; por tal motivo, concernía a la accionante, si quería servirse de las copias impugnadas, solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste, con una copia certificada expedida con anterioridad a aquélla, nada de lo cual hizo. Al no existir, como imperativamente lo exige el artículo 254 eiusdem, plena prueba de un hecho fundamental, articulado como razón de pedir, a saber, que la actora es titular de las marcas y que como tal le asiste la prerrogativa de uso, goce y disposición exclusiva sobre las mismas, ello conduce fatalmente a la desestimación de la demanda, puesto que al no quedar patentizada tal titularidad, correlativamente mal ha podido la demandada cometer la ilicitud que se le imputa, sustentada en una supuesta violación de la obligación universal de abstención, inherente al no propietario; en otras palabras, no quedó comprobado el hecho ilícito atribuido a la demandada, elemento éste que junto con el daño y la relación de causalidad conforman la responsabilidad civil subjetiva. Así se declara.
En relación con la “confesión” en que supuestamente habría incurrido la demandada, debido a que en el momento de la realización de la inspección judicial se le requirió al encargado de Comercial Risas y Fiestas 2004 C.A, licencia o autorización para comercializar las marcas SANRIO”, “HELLO KITTY”, “KEROPPI”, “BAD BADTZ MARU”, “SPOTTIE DOTTIE” y “TUXEDOSAM”, y éste no satisfizo tal exigencia, no cree el sentenciador que ello tenga el significado jurídico que le atribuye la actora, por cuanto no se trató de una declaración, sino más bien de una conducta omisiva. En todo caso, aun cuando el uso de marcas de las cuales no se es titular conformaría una ilicitud, en la especie hemos dicho que la actora no acreditó el derecho marcario alegado, de ahí que en tales condiciones el hecho de la no exhibición de la licencia o autorización para comercializar los productos amparados por las descritas marcas no produce los efectos legales pretendidos por la demandante. Así también se decide.
Con el propósito de cumplir con el principio de exhaustividad de la sentencia, que obliga al juez a analizar y valorar todas cuantas pruebas se hayan producido, incluso aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún signo de convicción (artículo 509 del Código de Procedimiento Civil), observa el tribunal que fuera de los documentos acompañados a la demanda marcados con las letras “B” a la “Z”, la parte actora acompañó: a) marcado “1”, “un catálogo de los diseños” (folios 252 al 269 de la primera pieza); b) marcado “2”, cartel de prensa (folio 270), publicado en el diario El Nacional, “a los fines legales consiguientes”; c) inspecciones judiciales practicadas en las siguientes direcciones: 1) Doctor Paúl a Marrón Edificio Galerías La Marrón, local 1, frente a edificio Seguros Caracas, “Distribuidora Joseph C.A.”, (folios 272 al 275), cuyo Registro Mercantil también cursa a los folios 276 al 284; 2) avenida Universidad, Traposos a Chorros, Pasaje Linares, local N° 8, Caracas, (folios 285 al 295), cuyo Registro Mercantil cursa a los folios 296 al 313; 3) Calles San jacinto a Traposos, Municipio Libertador del Distrito Capital, donde funciona “Inversiones La Almendra Azul”, (folios 328 al 331); 4) Calles San jacinto a Traposos, Municipio Libertador del Distrito Capital, Comercial La Changa C.A., (folios 332 al 335), cuyo Registro Mercantil cursa a los folios 336 al 341); 5) avenida Nueva Granada, local 12, El Peaje, Municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas (folios 342 al 345). Todas estas inspecciones se refieren a personas jurídicas distintas a las partes contendientes, por lo tanto tales actuaciones extra litem resultan impertinentes y así se declara.-
En lo que respecta al comunicado que fue consignado marcado con el número “2”, no se le otorga valor legal, ya que el mismo por si solo no prueba que la actora sea la titular de las marcas.
En cuanto al catálogo de los diseños, cursante a los folios 252 al 269 de la primera pieza, extendido en idioma japonés, no se valora ya que al no haber quedado acreditada la titularidad de las marcas por parte de la actora se hace innecesario el examen del mismo así como su traducción por intérprete público.
En relación con las copias que rielan a los folios 419 al 424 de la primera pieza, formantes de actuaciones provenientes del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, no se les otorga virtud probatoria alguna, por ser manifiestamente impertinentes al no guardar relación con el thema decidendum .
En lo que concierne a la inspección judicial realizada el 18 de mayo de 2005 en el local comercial donde opera la empresa Risas y Fiestas 2004 C.A., es cierto que a través de la misma se constató que se encontraban las siguientes mercancías: 279 paquetes de invitaciones para fiestas de Hello Kitty, contentivas cada una de doce unidades; 25 piñatas de Pochacco; 5 piñatas de Hello Kitty; 96 set de fiestas de Bad-Badtz Marú; 4 set de fiestas de Hello Kitty; 35 manteles plásticos de Hello Kitty; 2 manteles plásticos de Bad-Badtz Marú; 3 manteles plásticos de Pochacco; 48 adornos de Bienvenidos a Mi Fiesta de la marca Pochacco; 12 de adornos de Bienvenidos a Mi Fiesta de la marca Hello Kitty y 12 de Bad-Badtz Marú; 72 bolsas para piñatas de Pochacco y 144 bolsas para piñatas de Hello Kitty; 112 barquicotufas de Hello Kitty; 94 juegos de papel de Hello Kitty; 24 chapas de Pochacco; 4 muñecos de cuerda de Hello Kitty; 1 muñeco de cuerda de Bad-Badtz Marú; 164 muñecas de madera de Hello Kitty; una calcomanía de Hello Kitty; 465 tarjetas de invitaciones de Bad-Badtz Marú; 12 velas de Pochacco; 7 velas de Bad-Badtz Marú; 23 set de fiesta de Pochacco, Bad-Badtz MArú y Hello Kitty; 224 platos; 54 gorros de cartón; 152 bolsas para cotillones; una chupeta; 700 set de fiestas de bolsas metalizadas; 70 juegos de rompecabezas; 98 juegos de cadenetas; 348 chapas; 148 figuras de anime, todos ellos de Hello Kitty; 860 bolsas para cotillones; 10 estuches de cosméticos; 480 paquetes de tarjetas de invitación; cada una con 12 unidades; 33 muñecos de madera; 11 cadenetas; 26 figuras de anime; 13 libretas, todos ellos de Pochacco; 312 cajas de cotillones; 21 estuches de cosméticos; 11 cadenetas; 64 muñecos de madera; 120 chapas; 3 carteras, todos ellos de Bad-Badtz Marú; 46 libretas de Keroppi; 8 de rompecabezas de Hello Kitty; 23 de cartón corrugado Hello Kitty; 48 monederos y chapas; 1044 alcancías; 148 bolsas de piñata; 128 muñecos de madera; 35 gomas de borra; 42 platos de cartón; 28 muñecos de cerámica, “0” (sic) carteritas, todos de Hello Kitty. Con esta prueba se constató, repetimos, que se encontraban en ese local los productos antes descritos; sin embargo, como igualmente quedó explicado, la sociedad mercantil Sanrio Company Limited no acreditó a lo largo del proceso ser la propietaria de las indicadas marcas comerciales, por lo que la aislada circunstancia de que se encontraran en el local dichas existencias, no tiene los efectos jurídicos de responsabilidad pretendidos por la demandante. Así se decide.-
III
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos este tribunal superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PRIMERO.- SIN LUGAR la demanda de daños y perjuicios incoada por la sociedad mercantil Sanrio Company Limited contra la empresa Comercial Risas y Fiestas 2004 C.A., ambas compañías identificadas suficientemente al comienzo de esta sentencia. SEGUNDO.- CON LUGAR la apelación intentada el 5 de marzo de 2008 por la abogada SORBEY GONZÁLEZ en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra la decisión dictada en la presente causa por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 9 de octubre de 2007. TERCERO.- FIRME la cuantía estimada por la representación judicial de la parte actora en el libelo de la demanda.
Queda NULO el fallo apelado.
De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en las costas del proceso a la parte actora por haber resultado totalmente vencida.
Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de esta decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los diez (10) días del mes de octubre de 2008. Años 198° y 149°.
EL JUEZ,

JOSÉ DANIEL PEREIRA MEDINA
LA SECRETARIA,

ELIZABETH RUIZ GÓMEZ.
En la misma fecha 10-10-2008, se publicó y registró la anterior decisión, constante de quince folios, escriturados en 29 caras, siendo las 9:15 a.m.
LA SECRETARIA

ELIZABETH RUIZ GÓMEZ.
Exp. 5.709
JDPM/ERG/jhonmary.-