TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
201º y 152º

ASUNTO: AP31-S-2011-005282

Vistas las actas que conforman el presente expediente, contentivo de la solicitud de Inspección Judicial y Decreto de Medidas en materia de Derechos de Propiedad Industrial, presentada por los abogados Ricardo Antequera Parilli, Manuel Antonio Rodríguez, Ricardo Alberto Antequera y Nhaikelly, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nos 6.089, 24.371, 54.439 y 84.675, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de las empresas TELEFÓNICA, S.A. y TELCEL, C.A., este Tribunal procede al pronunciamiento sobre las medidas solicitadas y a tales efectos:
En fecha 01 de junio de 2011 fue presentado escrito de solicitud de inspección judicial y decreto de medidas cautelares anticipativas.
En fecha 08 de junio de 2011 se le da entrada al asunto.
En fecha 15 de junio de 2011 se fija la oportunidad para la práctica de la inspección el 30 de junio de 2011.
En fecha 01 de julio de 2011 mediante auto se difiere la oportunidad para la práctica de la inspección el 08 de julio de 2011.
En fecha 08 de julio de 2011, el Tribunal se traslada y constituye en la dirección señalada en el acta y procede a la práctica de la inspección judicial extra-litem, reservándose la oportunidad para el pronunciamiento sobre las medidas cautelares anticipativas solicitadas.
Así las cosas, del escrito de solicitud se desprende que las empresas solicitantes alegan que el local comercial identificado como PC CELL 2080, C.A. se encuentra haciendo uso indebido de las marcas TELEFÓNICA Y MOVISTAR, y que por lo tanto se está afectando y violando sus derechos de Propiedad Intelectual.
En relación a las medidas cautelas señalaron:
“Por tal razón, solicitamos al ciudadano Juez que se traslade a la dirección que indicaremos y mediante diligencia para tal fin, a los fines de practicar las pruebas y medidas que solicitamos mediante escrito.
- Se practique una Inspección Judicial en la dirección que señalaremos, con el fin de dejar constancia de los particulares que se solicitarán en el Capítulo siguiente (IX).
- Se decrete y ejecute medida cautelar innominada que implique el retiro de la denominada “caja de luz”, entendida por tal el aviso con iluminación artificial, generalmente de forma rectangular y alargada, que aparece en la parte superior de los locales comerciales en que funcionan los agentes autorizados y que contienen las marcas ya señaladas, la que se encuentra a la vista del público cuya exhibición y permanencia es una clara violación de los derechos de Propiedad Intelectual de nuestra representada, todo ello con fundamento en las resultas de la inspección, medio probatorio idóneo.
- Se ordene a PC CELL 2080; C.A., la imposibilidad de promocionar y en cualquier forma publicar por medios impresos, radio, televisión, Internet y otros, cualquier producto que mencione, incluya, simule o parezca las marcas y/o obras de arte visual cuya uso ilegítimo le corresponde a “TELEFÓNICA” y a “TELCEL”, en especial las referidas a las marcas TELEFÓNICA y MOVISTAR, llevando esta orden de abstención hasta todo tipo de productos, papelería, documentación, avisos y otros medios de identificación o publicidad, que potencialmente causen una infracción a los derechos de nuestra representada.
- Se prohíba a la empresa inspeccionada, sus causahabientes, empresas relacionadas o filiales, la comercialización no autorizada de los productos y servicios identificados con las marcas TELEFÓNICA y MOVISTAR, cuyo derecho de uso le corresponde a nuestra representada.
- Adicionalmente pedimos que, en caso de constatarse alguna actividad por parte del inspeccionado que pueda ser considerada una violación a los derechos de nuestra representada, se ordene el cese inmediato de la actividad ilícita.”

Para ello alegan que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 98 establece que “…el Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las … denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”.
Que la República ha ratificado el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y que igualmente ha sido ratificado el Tratado de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el cual incluye el Anexo 1C que contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y que éste último contiene un conjunto de disposiciones adjetivas sobre la “observancia de los derechos de propiedad intelectual” (Parte III, arts. 41 al 61), y que específicamente el artículo 50.1 dispone que “las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a … evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas…” y también con el fin de “preservar las pruebas relacionadas con la presunta infracción”.
Así las cosas, lo primero que hay que señalar es que en el presente caso, los solicitantes denuncias alegan que la empresa PC CELL 2080, C.A. esta haciendo un uso indebido de sus marcas y lemas comerciales.
Así las cosas, la Ley de Propiedad Industrial regula todo lo relativo a las marcas comerciales, que sumado a los tratados internacionales que traten la materia comprende toda la normativa aplicable al mismo. Así, en relación a los Tratados Internacionales es importante señalar que uno de los Tratados que regulaba la materia era la Decisión 486 mediante la cual la Comunidad Andina aprobó el Régimen Común de Propiedad Industrial para los países signatarios del Acuerdo de Cartagena de 26 de mayo de 1969, debiendo señalarse que de conformidad con la Decisión 486 los Tribunales sí podían decretar medidas cautelares en los procedimientos especiales de protección marcaria, sin cumplir con el requisito de pendente litis, tal como ocurre en materia de derecho de autor en la cual la Ley sobre el Derecho de Autor si establece en su artículo 112 la posibilidad del decreto de medidas cautelares anticipativas es decir, sin que exista un juicio pendiente.
Así las cosas, en fecha 22 de mayo de 2006 la República Bolivariana de Venezuela comunicó a la Comisión de la Comunidad Andina la denuncia del Acuerdo Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), y de conformidad con lo establecido en el artículo 23-8 de dicho Tratado, debía cumplirse un lapso de ciento ochenta (180) días para que la señalada denuncia se hiciera efectiva, lo cual acaeció el 19 de noviembre de 2006, por lo que desde esa fecha no se encuentra en vigencia las disposiciones sobre Propiedad Industrial establecidas en la Decisión 486, y así ha sido señalado de manera expresa por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa en sentencia No 151 del 12 de febrero de 2008, expediente No 2002-0716, señalando al efecto que:
“Al respecto, debe la Sala detenerse no sólo en lo referente a cuál sería la Decisión vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos que rodean la controversia, sino también en las consecuencias derivadas de la denuncia presentada por Venezuela con relación al Acuerdo Subregional Andino.
De esta forma se aprecia, que en fecha 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela comunicó a la Comisión de la Comunidad Andina la denuncia del Acuerdo Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena). Dicha denuncia, conforme a lo establecido en el artículo 135 del referido Acuerdo de Integración, produciría las consecuencias que se transcriben a continuación:
“El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde el momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.
El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado.
En relación con los programas de integración industrial se aplicará lo dispuesto en el literal i) del Artículo 62”.
Por consiguiente, considera la Sala que desde el momento de presentación de la denuncia del señalado Tratado, cesaron para el Estado venezolano los derechos y obligaciones generados en el marco de la integración andina, excepción hecha de lo previsto en el citado artículo 135 eiusdem, en lo referente al derecho de importar y exportar libre de todo gravamen y restricción los productos originarios del territorio de cualquiera de los Países Miembros que hayan sido debidamente acordados en la ejecución de dicho Programa por espacio de cinco años, contados a partir de la aludida denuncia.”.

De igual forma hay que hacer mención a la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia No RC92 del 17 de marzo de 2011 en la que estableció que:
“Observa esta Sala, que fue en fecha 22 de mayo de 2006, que la República Bolivariana de Venezuela comunicó a la Comisión de la Comunidad Andina la denuncia del Acuerdo Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena).
Por su parte el artículo 135 del Acuerdo antes citado, dispone lo siguiente:

“El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde el momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.
El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado.
En relación con los programas de integración industrial se aplicará lo dispuesto en el literal i) del Artículo 62”.

De igual forma en conformidad con lo establecido en el artículo 23-8 de dicho Tratado, debía cumplirse un plazo de ciento ochenta (180) días para que la señalada denuncia se hiciera efectiva, verificando su vencimiento el 19 de noviembre de 2006, cuando el tratado perdió vigencia en el territorio nacional, debido a la expiración del plazo previsto una vez efectuada la denuncia, salvo la excepción en el prevista.
Por consiguiente, considera la Sala que desde el momento del vencimiento del plazo de ciento ochenta (180) días, posteriores a la presentación de la denuncia, es que cesaron para la República Bolivariana de Venezuela los derechos y obligaciones generados en el marco de la integración andina, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco (5) años a partir del vencimiento del lapso de ciento ochenta (180) días posterior a la denuncia.
Ahora bien, al ser presentada la denuncia en fecha 22 de mayo de 2006, los ciento ochenta (180) días se verificaron el 19 de noviembre de 2006, y los cinco (5) años de vigencia posterior se verificarían en fecha 19 de noviembre de 2011, solo con respecto a garantizar los derechos y obligaciones generados en el marco de la integración andina, que constituyen claramente ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, que no es más que los programas relativos a la exoneraciones tributarias, mas no en cuanto a las normas de procedimiento establecidas en dicho tratado, que es lo que quiso proteger el legislador con la prórroga de cinco (5) años de validez, ya citada, para que los afectados por tal medida soberana de separarse de dicho acuerdo, puedan adecuarse a las nuevas políticas de integración económica y de comercio exterior. Por cuanto “...que una interpretación acorde con los postulados del Estado Social de Derecho conduce a entender que el carácter programático que debe atribuirse a la norma contemplada en el Tratado G3, debe armonizarse con la disposición contenida en la Decisión 486 cuando se define al plazo razonable de protección como “…normalmente un lapso no menor de cinco años…”. (Cfr. Fallo N° 151 del 12 de febrero de 2008, expediente N° 2002-716, Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, caso: Sociedad mercantil ASTRAZENECA VENEZUELA S.A., publicado el 13 de febrero del mismo año). Así se establece.
Ahora bien, dado que, como ya se explicó en este fallo, en fecha 19 de noviembre de 2006, el tratado perdió vigencia en el territorio nacional, debido a la expiración del plazo previsto una vez efectuada la denuncia, y al haberse hecho la solicitud de protección cautelar anticipada, en excepción al principio pendente litis, en fecha 29 de enero de 2008, como se desprende al folio 1 del expediente, en conformidad con el procedimiento previsto en la Decisión 486 antes descrita, en su artículo 245, fecha palmariamente posterior al 19 de noviembre de 2006, dicha solicitud fue hecha cuando la referida ley procesal ya no estaba vigente en el territorio nacional, y en consecuencia es obvio concluir, que el juez de alzada cometió el vicio delatado de infracción de ley por la aplicación de una norma legal no vigente, al considerar el juez como norma jurídica aplicable, una que no estaba en vigor para el momento en que se verificó el acto que se sustentó en ella. Así se declara.
Por lo cual, el artículo 245, normativa legal denunciada como no aplicable al caso por falta de vigencia temporal, efectivamente no estaba vigente en la República Bolivariana de Venezuela, para la fecha en que se formuló la denominada acción por infracción, que regulaba lo que en doctrina se ha denominado protección cautelar anticipada, que no es más que una providencia mediante la cual se faculta al titular de los derechos protegidos por el ordenamiento comunitario, para solicitar de la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas, con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Como es el presente caso. Así se declara.
En cuanto a la infracción de los artículos 585 y parágrafo primero del 588 del Código de Procedimiento Civil, por error de interpretación, al considerar que no se pueden dictar medidas cautelares sin existir un juicio de las cuales dependan, dicho alegato debe ser declarado igualmente procedente por esta Sala, dado que como ya se explicó en este fallo, en conformidad con lo previsto en la Decisión 486 vigente desde el 1° de diciembre de 2000, en su artículo 245, donde la Comunidad Andina aprobó el Régimen Común de Propiedad Industrial para los países signatarios del Acuerdo de Cartagena de 26 de mayo 1969, si se podía dictar medidas cautelares en los procedimientos especiales de protección marcaria, sin cumplirse con el requisito de pendente litis, como una excepción en este tipo de procedimientos especiales, que comienza con una denuncia y solicitud de inspección judicial hecha ante un juez de municipio, cuando se alegue y acredite la urgencia en que ellas se acuerden y ejecuten, junto con los presupuestos del artículo 247 de la Decisión 486, antes citada, hasta el día 19 de noviembre de 2006, oportunidad en la cual el tratado perdió vigencia en el territorio nacional, y como la solicitud fue formulada en fecha 29 de enero de 2008, obviamente con posterioridad a la fecha del vencimiento del tratado antes citada, ya no era procedente que en este tipo de procedimientos especiales, se dictaran las medidas cautelares sin cumplir con el requisito establecido de pendente litis, conforme a lo previsto en los artículos 585 y parágrafo primero del 588 del Código de Procedimiento Civil, al no estar vigente en el territorio nacional dichas normativas legales adjetivas, previstas en la Decisión 486, cometiendo el juez de la recurrida el vicio de error de interpretación, “...acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, comprende, por tanto, los errores de interpretación en los que puede incurrir el juez, en lo que se refiere a la hipótesis abstractamente prevista en la norma, como a la determinación de sus consecuencias legales...”. Así se decide.”

Así las cosas, la Ley de Propiedad Industrial no establece la posibilidad del decreto de medidas cautelares anticipativas, es decir, sin que exista un juicio en curso, excepción del principio de pendente litis de las mismas, como si lo establece de manera expresa la Ley sobre el Derecho de Autor, y siendo que el Anexo 1C del Tratado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), no establece esta posibilidad, necesario es concluir que en materia relacionada con la Propiedad Industrial entre la que se encuentra la protección marcaria, no es posible el decreto de medidas cautelares anticipativas, es decir, sin que exista un juicio pendiente, y será el juez que conozca del caso en concreto, es decir, del Juez ante el cual curse la demanda contenciosa relativa a derechos de Propiedad Industrial el que tendrá las plenas potestades jurisdiccionales para el decreto de todas las medidas, nominadas o innominadas, que sirvan para la protección cautelar.
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medidas cautelares anticipativas que en materia de Propiedad Industrial solicitaren los apoderados judicial de la sociedades TELEFÓNICA, S.A. y TELCEL, C.A.. Así se decide.-
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.-
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los CINCO (05) días del mes de AGOSTO del año DOS MIL ONCE (2.011). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.-
El Juez Titular,

Edgar José Figueira Rivas
La Secretaria,
Abg. Niusman Romero
En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), se publicó y registró la decisión anterior, previo cumplimiento de las formalidades de Ley y, dejándose copia de la misma en el Departamento de Archivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria,
Abg. Niusman Romero

EJFR/nr.-