TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 24 de febrero de 2014
203º y 155º
ASUNTO: AH19-X-2014-000016
PARTE ACTORA: ICOS CORPORATION, Sociedad Mercantil domiciliada en Bothell, Washington, Estados Unidos de América.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: GUSTAVO GRAU FORTOUL, LUIS ALFREDO HERNANDEZ MERLANTI, IBRAHIM ANTONIO GARCIA CARMONA, MIGUEL MONACO GOMEZ, JOSE IGNACIO HERNANDEZ GONZALEZ, BETTY ANDRADE RODRIGUEZ, NATALIA DE PAZ GARMENDIA, CARLOS GUSTAVO BRICEÑO MORENO, CAROLINA BELLO COSUELO, ANDRES CLEMENTE ORTEGA SERRANO, MARIA ISABEL PARIDISI CHACON, MIGUEL ANGEL BASILE, DAVID FELIPE ARELLANO DE FIGUEREDO, GABRIELA HERNANDEZ LONGUEIRA, MARIA ANDREA MARSUIAN PRU, MARHIAM KATYN PEREZ, XAMIRA GOYA, MARIA VIRGINIA DELGADO, INES SOSA, JOSELYN RODRIGUEZ Y CARLOS GARCIA SOTO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad Nos V-6.867.497, V-6.494.608, V-10.841.544, V-11.262.974, V-11.554.371, V-11.044.817, V-13.556.746, V-14.719.111, V-14.989.378, V-16.461.580, V-16.891.773, V-17.775.158, V-15.183.877, V-19.370.606, V-18.358.577, V-19.288.434, V-17.428.475, V-19.338.511, V-18.830.397, V-17.705.979 y V-15.465.071, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 35.522, 35.656, 61.189, 58.461, 71.036, 66.275, 86.839, 107.967, 118.271, 130.596, 137.672, 145.989, 115.890, 178.197, 181.427, 194.317, 124.444, 195.115, 197.837, 130.774 y 115.635, en el mismo orden enunciado.-
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil CALOX INTERNACIONAL C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital Federal y Estado Miranda, EN FECHA 25 de febrero de 1994, BAJO EL Nro. 46, Tomo 48-A-Sgdo; cuya ultima modificación integral del documento constitutivo estatutario se realizo mediante acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el día 04 de abril de 2013 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil antes mencionado en fecha 16 de junio de 2013, bajo el nùmero 87, tomo 61-A-Sgdo.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación judicial alguna.-
MOTIVO: INFRACCIÓN DE PATENTE (PROPIEDAD INTELECTUAL).-
- I -
Se produce la presente incidencia en virtud de la solicitud de decreto de medida cautelar innominada planteada por los abogados GUSTAVO GRAU FORTOUL, LUIS ALFREDO HERNÁNDEZ MERLANTI, MIGUEL MÓNACO GÓMEZ, CARLOS BRICEÑO MORENO y JHOSELYN RODRÍGUEZ USECHE, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 35.522, 35.656, 58.461, 107.967 y 130.774, respectivamente, actuando en sus caracteres de apoderados judiciales de ICOS CORPORATION, Sociedad Mercantil domiciliada en Bothwell, Washington, Estados Unidos de América, según instrumento poder otorgado en la ciudad de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América, en fecha nueve (09) de julio de 2013, ante el Notario Público en y para el Condado de Marion del Estado Indiana, documento poder que se encuentra debidamente apostillado por Connie Lawson, en su condición de Secretario de Estado de Indiana, traducido al español por la intérprete público Inés Morales Parra.-
Mediante auto fechado 05 de febrero de 2014, se admitió cuanto ha lugar en derecho la pretensión que por INFRACCIÓN DE PATENTE (PROPIEDAD INTELECTUAL) incoara ICOS CORPORATION contra CALOX INTERNACIONAL C.A., ampliamente identificados, ordenándose el emplazamiento de ésta para la contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación. Asimismo, se ordenó la apertura de un Cuaderno Separado a los efectos de proveer lo conducente a la medida solicitada.-
Consta al folio 3 de la pieza principal Nº II del presente asunto distinguido AP11-V-2014-000083, que en fecha 11 de febrero de 2014, la representación judicial de la parte actora, consignó las copias respectivas para la apertura del cuaderno separado de medidas.-
Así, aperturado el presente Cuaderno de Medidas en fecha 13 de febrero de 2014, con vista en los derechos del debido proceso y la tutela judicial efectiva, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la procedencia en derecho de la medida innominada solicitada por la representación judicial de la parte demandante para lo cual pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Aprecia este Tribunal que en el presente caso la solicitud de medida cautelar formulada por la representación judicial de la parte demandante guarda relación con los derechos de explotación exclusiva de una invención propiedad de ICOS CORPORATION y que se encuentra debidamente patentada por ante el Registro de la Propiedad Industrial, ahora Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial (SAPI), frente a la supuesta violación de ese derecho por parte de CALOX INTERNACIONAL C.A.; por lo que resulta necesario determinar la Ley aplicable a este tipo de protección cautelar.
En este sentido, observa esta Juzgadora que el Tribunal Supremo de Justicia, en pronunciamiento de la Sala de Casación Civil identificado con el Número R.C. 01153 de fecha 30 de septiembre de 2004, con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo (caso WARNER LAMBERT COMPANY vs. LABORATORIOS VIVAZ PHERMACUTICALS, C.A.), señaló que con el propósito de otorgar un protección cautelar efectiva en materia de derechos de propiedad industrial, como los derivados de una patente de invención, es posible acudir a la Legislación sobre derechos de autor, ello por cuanto la Ley de Propiedad Industrial no establece nada sobre el particular.
Por tanto, en esa sentencia la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia acudió al método de integración del Derecho para subsanar el vacío legislativo existente en la protección cautelar aplicable en materia de propiedad industrial, concluyendo expresamente que: “(…) resulte posible acudir a la legislación sobre el derecho de autor para llenar el vacío existente en asuntos como el que hoy toca resolver a esta Sala”.
Por ello, siguiendo el criterio jurisprudencial fijado en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, este Tribunal señala que el análisis de la protección cautelar en el presente expediente deberá realizarse de acuerdo con el artículo 110 y siguiente de la Ley sobre el Derecho de Autor.
Así, en atención a lo establecido en el artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor a los fines de acordar la protección cautelar solicitada, por una parte, es necesario que se acredite la titularidad de un derecho de explotación previstos en esa Ley, pero que en este caso guardan relación con los derechos de propiedad industrial relacionado con una invención debidamente patentes; y, por otra parte, es necesario igualmente acreditar la verificación de una actuación por parte de un tercero que constituya una lesión a ese derecho.
Precisado lo anterior, aprecia este Tribunal que la representación actora en su escrito libelar solicita que se acuerde protección cautelar sobre los derechos de propiedad industrial de su representada.
De acuerdo con lo expuesto por la parte actora, sus derechos de propiedad industrial derivan de la patente de invención denominada “Derivados Tetraciclicos, para su preparación y su uso”, la cual fue concedida por el Registro de la Propiedad Industrial -ahora Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial (SAPI)- mediante Resolución N° 56.834 del 18 de enero de 1995, y que protege un producto así como el procedimiento que debe seguirse para su manufactura, identificado científicamente (6R,12aR)-2,3,6,12,12a-hexahidro-2-metil-6-(3,4-metilendioxifenil)-pirazin[2´,1´:6,1]pirido-[3,4-b]indo1-1,4diona; el cual es conocido bajo el nombre del principio activo denominado como TADALAFIL (TADALAFILO). Dicho principio activo contenido en las reivindicaciones de la patente es comercializado bajo autorización de su representada bajo la marca denominada Cialis® cuyo ingrediente activo es el Tadalafil, el cual se encuentra indicado para el tratamiento de la Disfunción Eréctil (DE).
En este sentido, constata este Tribunal que la parte actora consignó como Anexo “B”, copia simple del Titulo de Patente Nro. FP-02 5628, emanada del SAPI (Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial), la cual corre inserta a los folios Noventa y Tres (93) al Doscientos Trece (213), del expediente principal.
De esa copia simple se desprende que el SAPI (Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial), autoridad administrativa competente para reconocer y adjudicar derechos de propiedad industrial, reconoció inicialmente a favor la sociedad mercantil LABORATORIES GLAXO, S.A. derechos de exclusividad sobre el título técnico de la invención o creación denominado “Derivados Tetraciclicos, para su prepración y uso” con fecha de inscripción el 18-01-1995, Nro. de registro 56.834 y con fecha de vencimiento el 18-01-2015. Aprecia igualmente este Tribunal que dentro de las reivindicaciones de la patente, se encuentra particularmente la Nro. 10 que protege el procedimiento de elaboración de una sustancia científicamente denominada (6R,12aR)-2,3,6,12,12a-hexahidro-2-metil-6-(3,4-metilendioxifenil) pirazin[2´,1´:6,1]pirido-[3,4-b]indo1-1,4diona; tal como se desprende del folio DOS CIENTOS OCHO (208) de la pieza principal del expediente, y que se correspondería con la denominación química del principio activo Tadalafil.
En este orden de ideas, este Tribunal aprecia que con dicha patente de invención le quedó atribuido a la solicitante el derecho de disponer y explotar comercialmente, en forma exclusiva la referida invención para la fabricación de TADALAFIL, descrita en su composición química de la referida patente de procedimiento y con período de vigencia señalado hasta el 18-01-2015, lo cual puede apreciarse del titulo de patente identificado con el N° FP-02 5628 acompañado en copia marcada “B”. Observando este Tribunal que dicha patente constituye la base fundamental para considerar la existencia del derecho reclamado por la solicitante.
Asimismo, aprecia este Tribunal que conjuntamente con la demanda por infracción de patente (propiedad industrial), la parte demandante acompañó igualmente copia del expediente sustanciado en su oportunidad ante el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel con el propósito de obtener el Registro Sanitario necesario para la comercialización del producto objeto de la patente. En este sentido, debe esta Juzgadora señalar que para la emisión del Registro Sanitario debe cumplirse con los requisitos establecidos en las NORMAS DE LA JUNTA REVISORA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, denominadas SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
En este sentido, el “Capítulo II”, denominado “DE LOS REQUISITOS Y ANEXOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS FARMACÈUTICOS”, exige en el “Grupo G” que dentro de los requisitos y anexos que deben acompañarse junto con la solicitud de registro sanitario se incluya la descripción de las “características físico-químicas del principio activo”.
Así, aprecia este Tribunal que dentro de las copias del expediente administrativo sustanciado ante el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel para la obtención del Registro Sanitario del producto, se realiza la “Descripción de propiedades físico-químicas”, que corren insertas a los folios CUATROCIENTOS DIECINUEVE (419) al CUATROCIENTOS VEINTIDOS (422). Adicionalmente, corre inserta igualmente a los folios TRESCIENTOS TRECE (313) al TRESCIENTOS QUINCE (315), la comunicación dirigida en su oportunidad por el solicitante del Registro Sanitario en la cual se informa la denominación internacional del producto.
De las actuaciones antes referidas, aprecia este Tribunal que dentro de los recaudos presentados en su oportunidad por el solicitante para obtener el Registro Sanitario para la comercialización de un producto, se aprecia que la denominación de ese producto se corresponde con la denominación internacional del producto TADALAFIL que, a su vez, su fórmula química se encuentra descrita en la reivindicación Nº 10 incluida en la patente.
Asimismo, observa este Tribunal que la parte actora acompañó igualmente junto con la demanda, identificado con la letra “G”, copia simple de Registro Sanitario Nro. E.F. 33.112 emitido por el MINISTERIO DE LA SALUD, por órgano del REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS del INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE “RAFAEL RANGEL”, que autoriza la comercialización en el país del Producto Farmacéutico CIALIS®, cuyo principio activo es el TADALAFIL, protegido por la patente, lo cual se evidencia además de las muestras que dicho producto fueron acompañadas al escrito de solicitud marcados “F” en presentaciones de 20 mg.
Por tanto, del análisis de los recaudos anteriormente señalados, encuentra este Tribunal que en efecto existe un derecho de propiedad industrial a favor de ICOS CORPORATION, derecho que se encuentra actualmente vigente, tal como se desprende de la Resolución Nº 990 emanada del SAPI (Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial), la cual fue consignada por la parte demandante como Anexo identificado con la letra “D”, en la cual se declaró la nulidad absoluta de la Resolución Nº 389, de lo que deduce esta Juzgadora que la patente propiedad de la solicitante se mantiene vigente en la actualidad.
Por su parte, con relación a los elementos que evidencien la violación o lesión de los derechos de propiedad industrial reconocidos a favor de ICOS CORPORATION, aprecia este Tribunal que el solicitante consignó, identificada como anexos “H”, las resultas de la inspección ocular practicada el 16-01-2014 por la Notaría Pública Trigésima Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, en la que se dejó constancia de la comercialización de un producto farmacéutico denominado “TADALAFIL”, cuyo Registro Sanitario se corresponde con el Nº E.F.G. 38.493/11, habiéndose identificado en esa oportunidad que el laboratorio fabricante de ese producto es CALOX INTERNACIONAL, C.A., tal y como pudo apreciar esta Juzgadora de la muestra de ese producto que se acompañó junto con el Acta Notarial levantada en esa oportunidad.
Por tanto, los recaudos anteriormente analizados, así como los demás anexos que soportan la pretensión de la parte solicitante, a consideración de esta Juzgadora, constituyen elementos suficientes como para presumir gravemente la violación de los derechos de propiedad industrial detentados por ICOS CORPORATION, reconocidos en la patente denominada “Derivados Tetraciclicos, para su preparación y uso”, que consiste en el procedimiento de elaboración una sustancia científicamente denominada (6R,12aR)-2,3,6,12,12a-hexahidro-2-metil-6-(3,4-metilendioxifenil)-pirazin[2´,1´:6,1]pirido-[3,4-b]indo1-1,4diona, la cual se refiere al principio activo denominado Tadalafil, tal y como fue apreciado anteriormente por este Tribunal, protegida por la ya identificada patente de la cual es titular la solicitante.
Por otra parte, aprecia igualmente esta Juzgadora que existe igualmente una presunción con relación a que la violación de tales derechos ha sido emprendida por parte de CALOX INTERNACIONAL C.A., como consecuencia de la comercialización de un producto cuyo principio activo se encuentra protegido por la patente.
Adicionalmente, debe además puntualizar este Despacho su interpretación de la Ley en el obligado análisis del derecho reclamado por la solicitante en el sentido que el hecho de que exista una aprobación de los productos denominado Tadalafil 20 mg, medicamento contentivos del principio activo Tadalafil, emitida por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, a favor de la empresa CALOX INTERNACIONAL C.A. (tal como parece desprenderse del contenido del Acta Notarial previamente referida, así como de la muestra del producto consignado en esa oportunidad), empresa señalada como infractora de los derechos de propiedad industrial analizados en el presente caso, en ningún modo desvirtúa la presunción de buen derecho que goza la solicitante en relación al principio activo denominado “Tadalafil”, en función de la respectiva patente de invención de la cual es titular, sino que por el contrario aporta un elemento de convicción adicional que hace presumir a este Órgano Jurisdiccional, que la empresa demandada, efectivamente ha obrado sobre la base del aprovechamiento de la invención a que se refiere la señalada patente de procedimiento específicamente al producto obtenido directamente del proceso reivindicado, lo cual se ratifica además por el hecho de que ese producto actualmente está siendo efectivamente comercializado por la demandada.
Por tanto, debe este Tribunal precisar que el precitado órgano administrativo únicamente tiene competencia para autorizar el expendio en el territorio de la República de un producto farmacéutico apto para el consumo humano, careciendo de competencia para autorizar el uso de especies farmacéuticas ofrecidas por parte de terceros que no sean titulares de las respectivas patentes o las autorizaciones de su titular; de tal modo, que en ningún caso puede el Instituto de Higiene Rafael Rangel, reconocer o declarar la propiedad sobre los derechos de propiedad industrial que afecten un producto farmacéutico cuya autorización sanitaria de expendio soslaye cualquier consideración sobre titularidad de los derechos de propiedad industrial que corresponde a otros órganos de la administración pública calificar o establecer, como lo es el SAPI (Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial), por tanto la autorización expedida por el referido Instituto de Higiene cuyo principio activo es el denominado “Tadalafil”, otorgado a CALOX INTERNACIONAL, C.A., únicamente sirve para acreditar que tal medicamento es apto para el consumo humano. En tal sentido, el correspondiente Oficio de aprobación no puede ir en detrimento de los derechos de propiedad industrial conferidos a la solicitante, quien comercializa –a través del laboratorio ELI LILLY Y COMPAÑÍA DE VENEZUELA, S.A., en su condición de Laboratorio Representante, el producto denominado Cialis®, cuyo ingrediente activo es “Tadalafil”, con base a las reivindicaciones reconocidas en la patente de la cual es titular la solicitante del presente procedimiento.
En consecuencia, queda establecido que la solicitante ICOS CORPORATION, goza de presunción razonable a su favor en cuanto al buen derecho sobre la cual fundamenta su pretensión, vale decir, la existencia de un derecho de propiedad industrial debidamente protegido, así como la presunta infracción de sus derechos por parte de CALOX INTERNACIONAL, C.A.; dado que existen elementos en autos que evidencian efectivamente que la demandada estaría comercializando un producto cuyo principio activo se encuentra protegido por la patente, sin contar con la debida licencia por parte de su propietario.
Por tanto, esas presunciones llevan a este Tribunal a la convicción que en el presente caso se encuentran cumplidos todos los extremos legales exigidos por los artículos 110 y siguientes de la Ley sobre Derechos de Autor, así como aquellos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es demostrada la titularidad única, exclusiva y absoluta que posee la empresa ICOS CORPORATION sobre las invenciones reivindicadas en la patente; así como que la empresa denunciada CALOX INTERNACIONAL, C.A., actualmente, fabrica, almacena, distribuye, comercializa y coloca a disposición del público en el territorio nacional un producto cuyo ingrediente activo es precisamente el Tadalafil, que se encuentra protegido por las reivindicaciones incluidas en la patente, por lo que este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la indicada Ley, en concordancia con el parágrafo primero del articulo 588 del Código de Procedimiento Civil, decreta las siguientes medidas cautelares para preservar el derecho que posee ICOS CORPORATION:
PRIMERO: Se prohíbe a CALOX, sus causahabientes, empresas relacionadas o filiales a éstas, la fabricación, importación, exportación, distribución y/o comercialización con entes públicos o privados, venta o almacenamiento de productos, compuestos o sustancias químicas cuyo principio activo sea TADALAFIL, o cualquier otro producto equivalente a CIALIS®, cualquiera sea el nombre o marca comercial que los identifique en territorio venezolano.
SEGUNDO: Se ordena la notificación mediante la publicación de un edicto en los diarios El Nacional y El Universal, a los distribuidores y vendedores de productos farmacéuticos en el país, y cualquier organismo público, sobre la presente medida cautelar dictada por este Tribunal.
TERCERO: Se ordena retirar de las farmacias SAAS, LOCATEL, FARMATODO y FARMAHORRO, así como de las droguerías distribuidoras de medicamentos, las cantidades existentes en sus inventarios del producto "TADALAFIL 20 mg" elaborado por CALOX INTERNACIONAL C.A.; con la expresa prohibición de venta al público de ese producto.
A fin de dar cumplimiento a lo aquí pautado, se ordena librar los correspondientes oficios acompañados de copias certificada del escrito de solicitud y de la presente decisión, previa consignación de los fotostatos respectivos. Líbrense Oficios junto con copias certificadas ordenadas, así como el respectivo edicto para ser publicada en los diarios señalados.- Cúmplase.-
Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 155° de la Federación.
LA JUEZ,

CAROLINA GARCÍA CEDEÑO
LA SECRETARIA,

JENNY LABORA ZAMBRANO

En esta misma fecha, siendo las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana (9:55 a.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,

JENNY LABORA ZAMBRANO

Asunto: AH19-X-2014-000016
INTERLOCUTORIA